专利挑战的第Ⅳ段声明包含两种情况,一种是无效声明(策略1),另一种是不侵权声明(策略2),针对同一个专利,不同厂家可以选择不同的策略,都有可能获得180天市场独占期。首先,具体产品具体对待(product by product);其次,具体专利具体对待(Patent by patent),当然,这都是废话。对于仿制药来说,想要获得180天市场独占期,只需对橙皮书中收载的专利(之一)提出挑战即可。但是,对于橙皮书中未收载的专利也并非可以不管不顾。因为即使FDA批准上市后,企业还要评估产品对于其他专利是否存在侵权风险。
比如,企业通过采取避开晶型专利的第Ⅳ段声明获得FDA批准,也获得了180天市场独占期的资格,但是产品仍然侵犯了未收载在橙皮书中的中间体专利。那么专利权人仍然可以通过诉讼来阻止产品的上市,如果未能按期上市,同样会导致企业失去180天的市场独占期。
3、不同类型专利的挑战策略
(1)化合物专利
通常来说,化合物专利无法规避侵权,是保护力度最强的专利,挑战难度最大。根据Henry Grabowski等对1994-2006年专利挑战分析,化合物专利挑战胜率仅有3%,但是和解率却高达42%,两者之和45%。根据Connerstone2016年研究报告,化合物专利挑战胜率16%,和解率26%,两者之和42%。都有40%以上的可行性。因此,还是值得一搏。其次,化合物专利通常过期较早,可以直接采用第Ⅲ段声明;或者先挑战无效,在诉讼过程中调整策略将第Ⅳ段声明转第Ⅲ段声明。如替格瑞洛案例,NCE市场独占期期满日为2016年7月20日,首仿药的申报时间为2015年7月20日(NCE-1),此时橙皮书中专利如下:从首仿药提交日2015年7月20日加上30个月遏制期,就到了2018年1月20日以后,对于910专利已经接近专利期满,因此,首仿药企业对910专利采取了第Ⅲ段声明的方式,对于其他专利采取了第Ⅳ段声明的方式。对于晶型专利,常见的策略是规避,如采用无定型或不同晶型。但是必需注意仿制药产品中不包含任何含量的专利晶型才能避免字面侵权(等同侵权不常见)。如果唯一稳定的晶型受专利保护,则只能挑战专利。国内外对晶型专利的无效判定标准差异比较大,后续我们选择具体的案例来讨论。制剂专利挑战难度相对容易,Henry Grabowski等对1994-2006年专利挑战分析,制剂专利挑战的成功率71%,和解率25%,总体胜算97%。对于制剂专利,通常采用避开专利的方式进行挑战。如缓控释制剂,通常通过采用不同缓释机理来避开专利。又如前面帖子中提到的格列本脲Glynase案例,专利4916163保护的是微粉化的Glyburide和至少70%的喷雾干燥乳糖的组合。仿制药公司Mova采用微粉化的Glyburide和49%的喷雾干燥乳糖进行组合,采用避开专利的策略提出仿制药申请。制剂专利规避侵权时要注意避免等同侵权(后续专门案例讨论)),并且由于仿制药必须与原研BE等效,如果出现生物等效性数据受到专利保护时,则只能采取无效专利的策略(后文专门案例讨论)。用途专利挑战难度介于化合物专利和制剂专利之间,情况相对比较复杂。Henry Grabowski等对1994-2006年专利挑战分析,用途专利的挑战成功率33%,和解率46%,总体胜算79%。如果产品只有一个适应症,则与化合物专利一样难以直接规避。由于化合物专利申请的时候,会保护活性数据,这部分数据通常和第一个适应症相关。因此,首个适应症专利的期满日通常和化合物接近,这种情况也可以采用第Ⅲ段声明的方式。对于有多个适应症的情形,可以采用无效的挑战策略。是否也可以采用避开策略?说明书中只保留不侵权的适应症,将侵权的适应症剔除,这样一来采用避开策略成功挑战了专利,能否获得180天市场独占期?药品用途专利不是直接侵权,而是间接侵权(诱导侵权,induced infringement),主要取决于有没有鼓励直接侵权的意愿,通常看标签(label)中有没有鼓励,推荐或引导医生或病人使用侵权的方法。如果标签中不写入专利保护的适应症,应该可以避免诱导侵权。但是,最早的Hatch-Waxman法案规定,仿制药的标签必须与原研药的标签一致。这要求仿制药企业不能通过剔除适应症的方式来避开专利。原研企业也就是抓住了这个理由,不断的增加新的适应症专利,不断的启动新的遏制期来拖延仿制药的上市。后来FD&C Act 505(j)(2)(A)(viii)(又称“小8条”)规定,允许仿制药企业剔除专利保护的适应症。标签相同,指的并非是完全一样,而是仿制药标签上的每个处方使用、推荐应该是安全有效的,并不是要求仿制药获得参照药品(RLD)获批的每个适应症。如果橙皮书中只剩下用途专利,采用“小8条”的话,其优点是不需要提交PⅣ证明,不会引起诉讼及30个月遏制期, 上市时间可以大大提前。但是也没有180天市场独占期。对于橙皮书书中既有用途专利又有其他专利的情况可以对于用途专利使用“小8条”的策略,对其他专利采用PⅣ声明,从而获得180天的市场独占期。感谢小林对本文的审核修改,感谢苏编排版整理。后续帖子分别讨论化合物、制剂、用途专利挑战案例。