【药物专利】药品专利链接制度下的制剂专利保护(二):专利侵权

药品专利链接制度下的制剂专利保护问题,在上篇《药品专利链接制度下的制剂专利保护(一):专利稳定性》中讨论了中美制剂专利的创造性判断标准。然而,一项具备创造性的制剂专利是否能够为专利权人的产品提供有效保护,从而阻止竞争对手上市类似产品,还需要研究侵权诉讼中,制剂专利权利要求保护范围的认定和侵权判断标准。

仿制药企为了规避专利侵权风险,通常会在原研药的制剂基础上进行一定调整,而不会采用与原研药完全相同的制剂。因此,等同侵权,而不是相同侵权,通常才是制剂专利侵权诉讼中的争议焦点。本文将结合中美司法案例,重点讨论等同侵权原则在制剂专利侵权诉讼中的适用。

一、我国制剂专利的侵权判断标准

1. 常用辅料的替换可能构成等同侵权

对于原研药企的制剂专利,仿制药企业通常会进行绕道设计(design around)以规避专利侵权风险,常用的方式之一为替换制剂中的辅料成分。那么专利权人是否可以主张此种替换构成等同侵权?

根据目前的司法实践,如果仿制药中的辅料与专利中的辅料均为具备某一功能的常用物质,那么此种替换很可能构成等同侵权。例如,在营口奥达制药有限公司诉中国人民解放军第三Ο七医院等侵犯专利权纠纷案((2007)二中民初字第100号)中,涉案专利“复方铝酸铋颗粒及制备工艺”权利要求2限定的崩解剂为羟丙基纤维素,被控侵权产品的其他组成与配比与权利要求2相同,不同的是其使用羧甲基淀粉钠作为崩解剂。最终,法院认定虽然侵权产品中使用的羧甲基淀粉钠与权利要求限定的羟丙基纤维素是不同的物质,但根据现有证据,该两种物质都是常用的作为崩解剂的物质,被诉侵权人也没有指出这两种物质有何特别的药物特征,故羧甲基淀粉钠作为崩解剂与权利要求所限定的技术特征构成等同。

2. 权利要求限定的数值范围外的数值特征一般不构成等同侵权

制剂专利除了限定辅料种类以外,还经常以数值范围限定辅料的含量,因此,在侵权认定中,也经常涉及对于专利限定的数值范围外的数值特征是否构成等同侵权的问题。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十二条[1]、北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第57条[2]及现有案例,法院对于数值范围特征的等同侵权适用较为严格 ,除极个别情况外,一般认为超出数值范围以外的数值特征不适用等同。

例如,在西安高科陕西金方药业公司与湖南迪诺制药有限公司确认不侵犯专利权纠纷上诉案((2009)湘高法民三终字第50号)中,涉案专利权利要求1限定“一种抗菌消炎药泡腾片剂,其特征在于该片剂每片含有……和泡腾剂辅料0.32-0.38g”,而法院查明涉案产品中泡腾剂辅料为0.522g。对此,湖南高院认为,“涉案专利将泡腾剂辅料0.32-0.38g列入权利要求并得到授权,就使社会公众有理由相信专利权人选择该数值范围已经使其技术方案最佳化和权利最大化,否则将使社会公众对具有公示性和确定性的专利权利要求无所适从。因此,如果本案对体现专利创造性的技术特征适用等同原则,会不适当地扩大专利权的保护范围,打破专利授权时已经形成的专利权人与社会公众之间的利益平衡”。因此,法院认定涉案产品未落入涉案专利的保护范围。但在个案中,也有法院基于对技术方案发明点的理解,认定不同数值范围特征构成等同侵权。例如,在(2006)二中民初字第11593号案中,涉案专利为“醋酸奥曲肽的液相合成方法”,权利要求载明的数值特征为“经过纯化后,奥曲肽水溶液用碱性水溶液调PH值至7.8-8.0”,而被诉侵权方法则是将PH值调至8.01-8.46的范围内,被告四环制药公司因此主张其在用碱性水溶液调试奥曲肽水溶液时,PH值超出权利要求中限定的7.0-8.0。对此,北京市第二中级人民法院认为,“因原告权利要求书中所要求的PH值为7.0-8.0的数值范围只是要求水溶液呈弱碱性,并没有特别意义,不存在破坏专利性问题也不存在禁止反悔的问题,故四环制药公司调试奥曲肽水溶液的PH值虽不在该范围内,但应认定为与专利的必要技术特征构成等同。”

类似地,在(2014)浙知终字第17号案中,法院则是基于“三基本一普通”分析,认定等同侵权成立。该案中,涉案专利的数值特征为“加入量摩尔比蒎烯:过碳酸钠=1:(1.1-3.0)”,被诉侵权方法的数值特征为“加入量摩尔比蒎烯:过碳酸钠=1:1.011”,对此,浙江省高级人民法院认为二者“手段基本相同。两者均采用过碳酸钠这一环氧化试剂来制备环氧蒎烷,且与蒎烯的加入量相比过碳酸钠的加入量均为过量……功能相同。两者均通过使用过量的过碳酸钠,达到了使价格较高的蒎烯反应完全的功能。效果相同。两者均采用过碳酸钠作为蒎烯的环氧化试剂,克服原有的过氧乙酸或其它无机过氧化合物的缺陷,实现了反应平衡、操作安全、产率好、产品纯度高和成本低廉的技术效果”。此外,法院认为,“虽然两者过碳酸钠与蒎烯的加入量摩尔比存在稍许差异,但友邦公司使用了‘有效氧’含量为13.5%的过碳酸钠……本领域普通技术人员无需通过创造性劳动能够联想到在采用13.5%‘有效氧’含量的过碳酸钠的情况下,可以减少其加入量从而改变其与蒎烯的加入量摩尔比”。

3.  权利要求撰写方式对于制剂专利保护范围的影响

制剂专利常以其辅料构成及含量作为限定方式,表现为组合物权利要求。根据《专利审查指南》,组合物权利要求分为开放式和封闭式两种表达方式,其保护范围存在较大区别。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分;封闭式则表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。开放式的措词例如“含有”、“包括”、“包含”,而封闭式的措词例如“由……组成”、“组成为”。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第七条的规定,“被诉侵权技术方案在包含封闭式组合物权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围,但该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外”。

那么,封闭式权利要求是否能够通过等同侵权原则主张包含其他组分的技术方案落入其保护范围?目前的司法实践较为一致,即包含其他组分的技术方案不落入封闭式权利要求的保护范围。例如,在申请再审人山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司与被申请人胡小泉侵犯发明专利权纠纷((2012)民提字第10号)一案中,涉案专利权利要求2表述为“一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂,其特征是:由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成,二者的重量比为100毫克比32毫克”,为封闭式权利要求。被诉侵权产品的成分则除了三磷酸腺苷二钠和氯化镁之外,还包括精氨酸。在进行侵权比对时,最高院认为,“涉案专利权利要求2要求保护的针剂仅由三磷酸腺苷二钠与氧化镁组成,除可能具有通常含量的杂质外,别无其他组分……被诉侵权产品中添加了辅料精氨酸,无论这种辅料是否是现有技术中已知的常规辅料,其并非与三磷酸腺苷二钠和氯化镁相伴随的常规杂质。被诉侵权产品除了含有涉案专利权利要求2中的三磷酸腺苷二钠和氯化镁之外,还含有精氨酸。因此,被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求2的保护范围”。本案中,专利权人主张精氨酸为无关紧要的辅料,因此被诉侵权产品与涉案专利构成等同,但最高院认为,“在权利要求中采用‘由……组成’的封闭式表达方式,本身意味着专利权人通过其撰写,限定了专利权的保护范围,明确将其他未被限定的结构组成部分或者方法步骤排除在专利权保护范围之外……如果通过等同原则,将专利权人明确排除的结构组成部分或者方法步骤重新纳入封闭式权利要求的保护范围,认定构成整体等同,既不符合适用等同原则的基本目的,亦不符合司法解释中有关技术特征等同的规定”。

二、美国制剂专利的侵权判断标准

对比中国的司法实践,美国法院对于等同原则的适用重视个案分析,总体上更加灵活。在辅料替换方面,美国法院使用“功能-方式-效果”(“function-way-result”)方法判断是否构成等同侵权;在数值范围特征方面,若两个数值特征没有实质性不同,则可适用等同原则;对于封闭式权利要求,如果被诉侵权产品增加的特征是与发明无关的,则不影响等同侵权原则的适用。

1. 常用辅料的替换可能构成等同侵权

对于常用辅料的替换是否构成等同侵权这一问题,中美的司法实践较为类似。美国法院使用“功能-方式-效果”方法分析辅料替换是否构成等同侵权。例如,在Intendis v. Glenmark[3]案中,涉案专利保护一种药物凝胶组合物,该组合物的活性成分为壬二酸,其非活性成分包括卵磷脂和至少一种甘油三酯。被诉侵权产品为Glenmark提交的仿制药申请,其与涉案专利的区别在于不包含卵磷脂和甘油三酯,而是使用肉豆蔻酸异丙酯。法院通过“功能-方式-效果”分析,结合专家证言和Glenmark提交的仿制药申请中的相关陈述,认定肉豆蔻酸异丙酯与卵磷脂和甘油三酯具备基本相同的功能——促进渗透,基本相同的作用方式——破化皮肤角质层,并且达到基本相同的效果——一种治疗效果好的壬二酸组合物,其活性成分能够渗透皮肤。因此,法院最终认定仿制药构成等同侵权。

2. 如果被诉侵权数值特征与权利要求限定的数值范围“没有实质性不同”,则可适用等同原则

与中国目前的司法实践相比,美国法院对于涉及数值范围特征的等同原则的适用采取较为宽松的标准,如果当事人能够提供证据证明被诉侵权数值特征与权利要求限定的数值范围“没有实质性不同”(“insubstantially different”),则可适用等同原则。

例如,在Adams v. Perrigo[4]一案中,涉案专利涉及一种祛痰愈创甘油醚的缓释制剂。本案中的一个争议焦点为权利要求中限定的AUC[5]值与被诉侵权产品的AUC值是否构成等同。权利要求中限定的AUC值为“至少”3500 hr*ng/mL,而被诉侵权产品具有四个平均AUC值,均小于3500 hr*ng/mL,其最大AUC值为3493.38 hr*ng/mL。地区法院认为被告的产品不构成侵权,因为权利要求中的“至少”限定了数值范围的绝对下限,如果适用等同原则,则该限制将失去意义。原告上诉后,联邦巡回法院(CAFC)做出了不同的认定,认为在缺乏其他限制性用语的情况下,等同原则可以适用于数值范围特征。本案中,“至少”这一用语不排除等同原则的适用。虽然权利要求中未使用近似用语(如,“约”至少3500 hr*ng/mL),但这并不妨碍等同原则的适用。法院认为在判断是否构成等同侵权时,需要关注的问题是被诉侵权数值与权利要求主张的数值范围是否“没有实质性不同”。由于本案中,原告提供了充分证据证明3493.38 hr*ng/mL的AUC值与3500 hr*ng/mL“没有实质性不同”,CAFC撤消了地方法院关于该权利要求的不侵权判决。

3. 权利要求撰写方式对于制剂专利保护范围的影响

美国专利法实践中,权利要求撰写中连接词(“transitional phrase”)的使用对于专利的保护范围同样有影响。只不过,美国专利申请中常用的连接词有三类,包括开放式、封闭式和半开放式连接词(open, closed, hybrid transition)。其中开放式连接词有“comprising”、“including”、“containing”等,封闭式连接词有“consisting of”,而半开放式连接词则有“consisting essentially of”[6]。就字面侵权而言,开放式连接词表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分,封闭式表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分,半开放式连接词则包括所指出的组分以及不会对专利的基础和新颖特征产生实质性影响的组分。

一般而言,对封闭式权利要求进行解释时会假定其保护范围排除了其他组分,因此不适用等同原则。但是,如果被诉侵权产品包含的其他组分是与发明无关的,则该产品仍然构成侵权。例如,在Norian v. Stryker[7]一案中,权利要求保护一种磷酸钙化学试剂盒,该权利要求使用“consisting of”作为连接词,限定了其组分包括一种钙源、一种磷酸源,以及磷酸钠水溶液。该案中,被诉侵权试剂盒除了包括权利要求限定的所有组分外,还包括一个刮刀。地区法院认为“consisting of”排除了其他组分,因此被诉侵权产品不构成侵权。原告上诉后,联邦巡回法院推翻了此种认定,认为“consisting of”只限制与发明相关的方面,而不限制与发明无关的方面。联邦巡回法院认为本案中权利要求的“consisting of”只限制了所述试剂盒的化学组成,应被解释为所述试剂盒除了包括其限定的化学组分,不包括其他化学组分。由于刮刀并非试剂盒的化学组成,也不会与化学组分发生相互作用,因此与发明无关。最终,联邦巡回法院认定被诉侵权产品构成侵权。

总结

对比中美在制剂专利侵权认定方面的实践,可以发现,中美制剂专利的等同侵权判断标准存在相同之处的同时,也有一定差异。对于常用辅料的替换,两国法院的标准基本一致,均通过手段-功能-效果方法(美国法院表述为“功能-方式-效果”)分析是否构成等同。针对数值范围特征,中国法院对等同原则的适用较为严格,而美国法院则依据“非实质性不同”的标准判断数值范围外的数值特征是否构成等同。对于封闭式权利要求,中国法院认定包括其他组分的制剂不构成等同侵权,而美国法院将封闭式组成的范围限定在与发明相关的组分上,如果侵权产品包括与发明不相关的组分,则不影响侵权认定。

注释

1.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(2020修正)

第十二条 权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定,且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用,权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的,人民法院不予支持。

2. 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》

57、权利要求采用数值范围特征的,权利人主张与其不同的数值特征属于等同特征的,一般不予支持。但该不同的数值特征属于申请日后出现的技术内容的除外。

权利要求采用“至少”、“不超过”等用语对数值特征进行界定,且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的严格限定作用,权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的,不予支持。

实用新型专利权利要求中具有数值特征,权利人主张被诉侵权技术方案相应数值特征为等同特征的,不予支持,但该不同的数值特征属于申请日后出现的技术内容的除外。

3. Intendis GMBH v. Glenmark Pharm. Inc., USA, 822 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2016).

4. Adams Respiratory Therapeutics, Inc. v. Perrigo Co., 616 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2010).

5. AUC是指血浆浓度-时间曲线下的面积,即受试者吸收的愈创甘油醚的总量。

6. MPEP § 2111.03 Transitional Phrases [R-08.2017].

7. Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2004).

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